Medieforlig for 2011-2014:
Nye regler om produktplacering på TV er på vej
Med det nye medieforlig for 2011-2014 åbnes der op for, at virksomheder må betale for at få deres produkter med i spillefilm, film, serier samt visse underholdnings-programmer på tv. Danske tv-stationer og virksomheder vil således blive stillet bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer og virksomheder.
Af partner Martin Dahl Pedersen og advokat Daniel Herman Røjtburg
Ved produktplacering forstås visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et programs handling mod betaling af eller anden modydelse.
EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (også kaldet "AVMS-direktivet") giver medlemsstaterne mulighed for at implementere mere restriktive regler om produktplacering, end hvad der fremgår af direktivet. De danske regler om produktplacering har hidtil været mere restriktive i forhold til reglerne i direktivet samt i forhold til reglerne i de øvrige EU-lande. Hidtil har det været sådan i Danmark, at virksomheder gerne må stille deres produkter til rådighed, hvis film- og tv-folk ønsker at anvende dem i en film- eller tv-produktion. Virksomhederne må dog ikke betale tv-stationen for at få produkter med i et tv-program mv. Produktplacering har således i modsætning til produktsponsorering været forbudt i Danmark.
Nye regler for produktplacering
Den lovgivning vil der dog blive ændret på, når den nye medieaftale træder i kraft i 2011. Det fremgår af aftaleteksten, at ”der gives — bortset fra DR og de regionale TV 2-virksomheder — adgang til produktplacering i tv-udsendelser og produktplacering i tv-lignende on-demand tjenester i overensstemmelse med reglerne i AVMS-direktivet".
Produktplacering vil herefter være tilladt i spillefilm, film og serier produceret til tv-stationer mv., sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer. Produktplacering vil dog ikke være tilladt for DR og de regionale TV2-virksomheder. I stedet opretholdes den eksisterende generelle adgang til produktsponsorering samt adgangen til at udsende spille- og kortfilm samt og dokumentarprogrammer, som indeholder produktplacering, samt indkøbte programmer fra udlandet, som indeholder produktplacering.
Programmer, der indeholder produktplacering, skal opfylde en række krav i henhold til AVMS-direktivet. Seerne skal tydeligt informeres om, at der indgår produktplacering. Indeholder et program produktplacering, skal dette endvidere markeres på passende vis ved programmets begyndelse og slutning, samt når et program fortsættes efter en reklamepause, for at undgå vildledning af seeren. Produkterne må endvidere ikke gives en unødigt fremtrædende rolle i programmet. Programmet må heller ikke tilskynde til køb af varer eller tjenesteydelser og må heller ikke indeholde særlig reklameomtale af sådanne varer eller tjenesteydelser.
Produktplacering vil fortsat være forbudt i nyheds- og aktualitetsudsendelser og børneprogrammer. Produktplacering med tobaksvarer eller lægemidler eller medicinske behandlinger, der er receptpligtige, vil ligeledes fortsat være forbudt.
En overtrædelse af reglerne om produktplacering normalt også vil være overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame efter markedsføringsloven, idet det ikke tydeligt vises over for modtageren, at der er tale om en reklame.
Fakta om hovedelementerne i medieforliget
Regeringen indgik den 26. maj 2010 en ny fireårig medieaftale for 2011-2014 med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Medieaftalen indeholder følgende hovedelementer:
- Konkurrence på public service-radio ved udbud af FM 4 som en nyheds- og aktualitetsorienteret public service-radiokanal uden adgang for DR til at byde.
- Styrkelse af public service-tilbuddene til danskerne ved videreførelse og udbygning af Public Service Puljen og udvidelse af puljens anvendelsesområde.
- Udvidelse af den regionale sendetid uden for TV 2-sendefladen.
- Forslag om (fra et forventet licensmerprovenu på i alt 135 mio. kr.) at tilføre DR 35 mio. kr. til styrkelse af DR's nyheder og musik og 100 mio. kr. til produktion af en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i Danmarkshistorien.
- Bedre balance i støtten til dansk film sikres ved, at DR og TV 2's forpligtelser i forhold til dansk film reduceres mod tilførsel af et tilsvarende beløb fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut.
- Indførelse af en markedsvurdering af nye væsentlige DR-tjenester, så public service-værdien fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester.
- Styrkelse af det private produktionsmiljø ved krav om øget udlægning af produktion fra DR til private producenter.
- Mere valgfrihed for de danske seere bl.a. ved afskaffelse af gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.
- Der åbnes op for produktplacering ("product placement"), så danske tv-stationer stilles bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer. Det gældende forbud mod "reklameafbrydelser" i programmer opretholdes.
MARKEDSFØRINGSRET/FORBRUGERRET
Max. 50 kr. for regninger, der ikke er tilmeldt PBS
Forbrugerombudsmanden har fastsat en grænse for, hvad en erhvervsdrivende kan opkræve i gebyr for regninger, der ikke er tilmeldt PBS.
Forbrugerombudsmanden har tidligere accepteret gebyrer på 29 og 39 kr. og har nu slået fast, at han maksimalt vil acceptere 50 kr. i gebyr for regninger, der ikke er tilmeldt PBS. Forbrugerombudsmanden har ved sin vurdering skelet til reglerne i renteloven om rykkergebyrer, hvor den erhvervsdrivende må kræve 100 kr. pr. rykker. Ud fra den betragtning, at der ikke er tale om samme administration som ved et rykkergebyr, vurderer Forbrugerombudsmanden, at 50 kr. er en passende grænse.
Fysiske butikker skal tage imod kontant betaling
Irma havde i en af sine butikker i København haft fire væbnede røverier inden for en kort periode. Derfor havde Irma begrænset muligheden for at betale kontant.
Forbrugerombudsmanden udtrykte forståelse for Irmas situation, men konstaterede, at Irma handlede i strid med betalingstjenestelovens § 56. Det følger nemlig heraf, at betalingsmodtagere er forpligtede til at modtage kontant betaling, hvis de modtager betalingskort, f.eks. Dankort.
Kun internetbutikker og ubemandede selvbetjeningsmiljøer er undtaget fra kravet om at modtage kontant betaling.
Firma måtte ikke sende markedsføringsmateriale til kunder på Robinsonlisten
Efter markedsføringslovens § 6, stk. 3 må erhvervsdrivende ikke sende markedsføringsmateriale ud til personer, der er anført i CPR-registrets fortegnelse over personer, som har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed, den såkaldte Robinsonliste.
Forbrugerombudsmanden fandt, at M1 A/S havde overtrådt disse regler ved at sende et tilbud ud til en eksisterende kunde, der var anført på Robinsonlisten. Det blev herunder præciseret, at forbuddet også gælder selvom der er tale om tilbud sendt til den eksisterende kundekreds, og uanset om tilbuddet kan anses for favorabelt for modtageren.
Læs mere om Robinsonlisten her.
Kritik af Cimber Sterling for "Flyv grønt"-kampagne
Forbrugerombudsmanden fandt, at annonce fra Cimber Sterling var i strid med markedsføringsloven.
I en annonce for flyselskabet Cimber Sterlings kampagne "Flyv grønt" fremlagde flyselskabet deres propelfly som så miljøvenlige, at de kunne anses som konkurrencedygtige med andre former for transport på samme rute. I annoncen var der henvist til et nyhedsbrev fra Energistyrelsen vedrørende en ny CO2- beregner. Forbrugerombudsmanden fandt, at annoncen uretmæssigt udelod væsentlige oplysninger efter markedsføringslovens § 3, da der var udeladt den oplysning fra Energistyrelsens nyhedsbrev, at IC3- togene, der kører på samme strækning, udleder langt mindre CO2.
Derudover fandt forbrugerombudsmanden annoncen i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik ved at opfordre forbrugeren til at udskifte almindelige pærer til sparepærer for at neutralisere det CO2- udslip, der blev udledt fra flyveturen. Dette blev af forbrugerombudsmanden anset som en misvisende sammenstilling.
Afsluttende fremførte forbrugerombudsmanden, at annoncen generelt prægede forbrugerens miljømæssige indtryk i forkert retning ved at illustrere propelflyet i grøn natur, med regnbue og blomster omkring sig.
Cimber Sterling har taget forbrugerombudsmandens udtalelser til efterretning.
I øjeblikket er en ny vejledning fra Forbrugerombudsmanden om miljømæssige og etiske udsagn i forhandling og forventes færdig i løbet af efteråret. Se mere om vejledningen her.
Forbrugerombudsmanden slår hårdt ned på manglende prisoplysning i telebranchen
Forbrugerombudsmanden politianmeldte sidste år otte bredbåndsselskaber for ikke at give tilstrækkelige prisoplysninger. Dette har ført til en række bøder til selskaberne på op til 150.000 kr. Forbrugerombudsmanden har i 2010 fortsat sit fokus på prisoplysninger, hvilket senest har kostet Telia en bøde på 150.000 kr. og TDC en politianmeldelse.
Kravene til prisoplysning
Ifølge markedsføringslovens § 13 skal de samlede faste omkostninger, forbrugeren som minimum kommer til at betale som følge af en aftale, altid angives som ét samlet beløb ved markedsføring af varer og tjenesteydelser (mindsteudgiften). Mindsteudgiften skal oplyses med samme meddelelseseffekt som de øvrige prisoplysninger. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at mindsteudgiften f.eks. er anført med små bogstaver nederst i skærmbilledet, et andet sted på hjemmesiden eller i et pop up-vindue. Oplysningerne må heller ikke gives på en måde, der kan opfattes som vildledende.
Særligt om afdragsordninger
Ved køb af mobiltelefoner med både abonnementsbinding og en afdragsordning skal den erhvervsdrivende især være opmærksom på, at kontantprisen skal oplyses, såvel som de samlede udgifter i hele afdragsordningens løbetid (ikke kun i abonnementets bindingsperiode).
Bødeudmålingen ved overtrædelse
Bødeudmålingen sker især ud fra markedsføringsomkostningernes størrelse, den opnåede fortjeneste og hvorvidt den erhvervsdrivende retter den ulovlige markedsføring umiddelbart efter henvendelsen fra Forbrugerombudsmanden.
Husk tilbagebetaling af forsendelsesomkostninger ved fortrydelsesret
Ved fjernsalg, herunder handel på internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret ifølge forbrugeraftaleloven. Har forbrugeren betalt helt eller delvist for varen eller tjenesteydelsen skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det modtagne beløb, når forbrugeren træder tilbage fra aftalen. Dette omfatter også forbrugerens evt. udgifter til forsendelse af varen fra den erhvervsdrivende til forbrugeren, hvilket senest er fastslået i to EU-domme (sagerne C-511/08 af 15. april 2010 og C-489/07 af 3. september 2009). Den eneste omkostning, som forbrugeren kan pålægges at afholde, er udgiften til forsendelse af varen fra forbrugeren til den erhvervsdrivende.
VAREMÆRKERET
EU-Domstolen afviser 3D-varemærkeregistrering af legoklods
EU-Domstolen fastslog 14. september 2010, at legoklodsen ikke kan registreres som 3D-varemærke for byggelegetøj, da udformningen af legoklodsen er funktionel og nødvendig for at opnå et teknisk resultat.
Af advokat Kolja Staunstrup
Den 1. april 1996 - den første dag, hvor det var muligt at ansøge om registrering af EF-varemærker - ansøgte Lego om registrering af en rød legoklods som 3D-varemærke. Lego fik registreret klodsen som EF-varemærke i 1999, men straks efter fremkom Legos Canadiske konkurrent, Mega Brands Inc., med en indsigelse over for registreringen. Siden da har de to parter kæmpet hele vejen op igennem EU-systemet; en kamp der i denne uge fandt sin afgørelse, da EU's øverste dømmende myndighed, EU-Domstolen, fastslog at legoklodsen ikke kan registreres som varemærke for byggelegetøj.
EU-Domstolens afvisning af at registrere legoklodsen som varemærke kommer ikke som den helt store overraskelse.Såvel Retten i Første Instans som Generaladvokaten er tidligere nået til samme resultat, og afgørelsen er desuden i tråd med en afgørelse fra EU-Domstolen fra 2002 om Philips' mulighed for at opretholde en national varemærkeregistrering, der udgjordes af en grafisk gengivelse af en barbermaskines skærehoveder. Lego-afgørelsen er ikke desto mindre interessant, fordi EU-Domstolen i sagen foretager en detaljeret afvejning af de to helt centrale modsatrettede hensyn, der spiller ind ved vurderingen af, om en tredimensionel gengivelse af en vare, hvis udformning helt eller delvist er teknisk betinget, kan registreres som varemærke:
- På den ene side står hensynet til den frie konkurrence, der tilsiger at varemærkeretten ikke kan anvendes til at opnå og bevare enerettigheder til tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn uden tidsmæssige begrænsninger.
- Heroverfor står hensynet til, at mulighederne for at få registreret tegn, der er en gengivelse af varens form, ikke bør begrænses unødvendigt. Da enhver udformning af en vare i en vis udstrækning er funktionel, skal varemærker, der gengiver varen selv, ikke afvises fra registrering, blot fordi varen har funktionelle delelementer.
Teknisk løsning eller kreativt element?
Det afgørende er derfor, om et ansøgt varemærke udelukkende inkorporerer en teknisk løsning, hvorved registrering som varemærke reelt vil medføre, at andre erhvervsdrivende får vanskeligt ved at anvende denne tekniske løsning. Er det tilfældet afvises registrering. Hvis et ansøgt varemærke derimod inkorporerer et eller flere væsentlige ikke-funktionelle elementer, f.eks. et dekorativt eller kreativt element, vil det som udgangspunkt ikke være udelukket fra registrering.Andre erhvervsdrivende vil nemlig i så fald fortsat vil have adgang til alternative udformninger med tilsvarende funktionalitet, og der foreligger derfor ikke risiko for, at adgangen til den tekniske løsning bliver begrænset. Tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning (f.eks. farven) i et ansøgt varemærke, hvis væsentligste kendetegn i øvrigt alle er bestemt af en teknisk løsning, fører derimod ikke til at varemærket er registrerbart.
EU-Domstolen: Teknisk løsning
Ved den konkrete vurdering af legoklodsen faldt denne test ikke ud til Legos fordel. Både EU's harmoniseringskontor OHIM og Retten i Første Instans var nået til det resultat, at samtlige bestanddele af legoklodsens udformning (med undtagelse af farven) var funktionelle.Den væsentligste bestanddel af legoklodsen var de to rækker af rør på klodsens overside, der er nødvendige for at opnå det tilstræbte tekniske resultat - sammenbyggeligheden. Legoklodsen kunne som følge heraf ikke registreres som varemærke, da de væsentligste funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat, og en registrering ville derfor - tidsubegrænset - udelukke andre erhvervsdrivende fra at anvende denne tekniske løsning.
EU-Domstolen fastslår endvidere, at det ikke kan føre til et andet resultat, at det tekniske resultat, legoklodsen søger at opnå, også kan opnås ved hjælp af alternative udformninger. Dette gjaldt i særlig grad, fordi OHIM var nået frem til, at den tekniske løsning, legoklodsen inkorporerer, er at foretrække frem for alternative tekniske løsninger. Herudover forhindrer en registrering ikke kun andre virksomheder i at anvende den samme udformning som den, der er registreret, men også lignende udformninger. Et betydeligt antal alternative udformninger vil derfor også blive utilgængelige for andre erhvervsdrivende, hvis legoklodsen blev varemærkeregistreret.
Giver ikke frit spil
Selvom dommen ikke giver Lego medhold, er det vigtigt at pointere, at det forhold, at Lego ikke kan få en 3D-varemærkeregistrering af legoklodsen i EU, ikke giver Legos konkurrenter frit spil ift. at markedsføre og sælge kopier af Legos produkter. Hvorvidt et kopiprodukt konkret udgør en ulovlig produktefterligning, skal fortsat afgøres efter national lovgivning om illoyal konkurrence - i Danmark først og fremmest markedssføringslovens § 1).
EU-Domstolens dom om Lego kan læses her
Ny dom i hælene på Google Adwords
- sag C-558/08, Portakabin/Primakabin
EU-Domstolen har afsagt dom i endnu en sag om reklamering på internettet ved hjælp af søgeord.
Af partner Dorte Wahl, advokat Julie Sikker Hansen og advokatfuldmægtig Julie Hoffmeyer
EU-Domstolens fastslog i sin Google AdWord-afgørelse af 23. marts 2010 (forenede sager C-236/08-C-238/08) bl.a., at annoncører, der køber keywords via Google AdWords eller en lignende service, kan blive ansvarlige for varemærkekrænkelse. Spørgsmålet om, hvorvidt en varemærkeindehaver kan modsætte sig en anden erhvervsdrivendes brug af varemærket i forbindelse med AdWord-servicen, afhænger af, om annoncørens reklame ikke - eller kun med vanskelighed - giver den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de varer, annoncen omhandler, stammer fra varemærkeindehaveren eller fra en tredjemand, der ikke er forbundet til varemærkeindehaveren. EU-Domstolen afsagde den 8. juli 2010 dom i endnu en sag, C-558/08, Portakabin/Primakabin, vedrørende reklamering på internettet ved hjælp af søgeord.
Introduktion til sagen
Portakabin fremstiller og sælger mobile byggesystemer og er indehaver af Benelux-varemærket PORTAKABIN.
Primakabin sælger og udlejer via sit website nye og brugte byggemoduler, herunder brugte mobile byggesystemer fremstillet af Portakabin. Primakabin er ikke en del af Portakabin-koncernen.
Primakabin anvendte Googles annonceringsydelse AdWords og havde i denne forbindelse oprettet dels søgeordet "portakabin", dels en række varianter af "portakabin", herunder "portacabin", "portokabin" mv. Varianterne blev valgt med det formål at sikre, at Primakabins annonce ville fremkomme som et resultat på internetbrugeres søgning trods eventuelle mindre skrivefejl ved indtastning af "portakabin". Primakabins annonce for brugte portakabin-byggesystemer havde overskriften "brugte portakabin-moduler".
Varemærkeindehaverens mulighed for at forhindre andre annoncørers brug af varemærket
EU-Domstolens fastslog indledningsvis med henvisning til den første Google Adwordssag, at en varemærkeindehaver kan forbyde brugen af et søgeord, der er identisk med eller ligner et varemærke, i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor den pågældende reklame ikke eller kun med vanskelighed giver internetbrugeren mulighed for at gøre sig bekendt med, om de annoncerede varer hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra tredjemand.
Redelig markedsføringsskik
EU-Domstolen skulle herefter tage stilling til, om en annoncørs brug af et varemærke som søgeord alligevel er lovlig, hvis brugen må anses for at være i overensstemmelse med god markedsføringsskik.
EU-Domstolen statuerer i denne forbindelse, at det er op til den nationale ret at vurdere, om den konkrete brug af varemærket PRIMAKABIN og lignende ord er sket i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. EU-Domstolen udtaler imidlertid tillige - til fordel for varemærkeindehaver - at en annoncør ved brug af et varemærke som søgeord som udgangspunkt ikke kan hævde at have handlet i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, hvis internetbrugeren ikke eller kun med vanskelighed har mulighed for at gøre sig bekendt med, om varerne hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra tredjemand.
Konsumption af varemærkerettighederne
EU-Domstolen skulle endelig svare på, om en varemærkeindehaver, trods det forhold at han selv har bragt sine varer på markedet inden for EU/EØS under varemærket, kan modsætte sig annoncørens brug af varemærket som søgeord i forbindelse med reklamering for salg af de pågældende brugte varer.
EU-Domstolen fastlægger i denne forbindelse, at varemærkeindehaveren, når denne selv har bragt varerne på markedet inden for EU/EØS, kun kan modsætte sig brugen af varemærkerne, hvis varemærkeindehaveren har en såkaldt skellig grund til at modsætte sig brugen. En skellig grund foreligger ifølge direktivets artikel 7, stk. 2, såfremt forhandleren gennem sin annoncering giver det indtryk, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, eller hvis brugen påfører mærkets omdømme alvorlig skade.
EU-Domstolen udtaler sig i forlængelse heraf helt konkret om varemærkeindehaverens skellige grund til at modsætte sig varemærkebrugen.
EU-Domstolen anfører, at den omstændighed, at en annoncør bruger en andens varemærke med tilføjelse af ord som "brugt" eller "anvendt", ikke i sig selv er tilstrækkelig til at udgøre skellig grund.
Ligeledes udgør det ikke i sig selv en skellig grund, at en forhandler af brugte varer gør brug af varemærket med henblik på reklamering for sin salgsvirksomhed.
Hvis der derimod foreligger en situation, hvor en forhandler fjerner varemærket på varerne eller skjuler det ved at angive forhandlerens eget navn ovenpå varemærket, foreligger der ifølge EU-Domstolen skellig grund. Det samme gælder, hvis forhandleren af brugte varer videresælger varerne eller præsenterer dem på en måde, der risikerer alvorligt at forringe varemærkets image.
Konklusioner på baggrund af dommen
En varemærkeindehaver, der selv har bragt sine varer på markedet inden for EU/EØS, skal være opmærksom på, at varemærkeindehaveren kun kan modsætte sig andres brug af varemærket som søgeord, hvis varemærkeindehaveren kan overbevise retten om, at en eller begge af følgende situationer foreligger:
- Annoncørens reklame giver ikke - eller giver kun med vanskelighed - den gennemsnitlige internetbruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer stammer fra varemærkeindehaveren eller fra en tredjemand, der ikke er forbundet til varemærkeindehaveren.
- Annoncøren handler på en måde, der giver varemærkeindehaveren skellig grund til at modsætte sig brugen af varemærket, hvilket eksempelvis vil være tilfældet, hvis varemærket fjernes og erstattes med annoncørens navn, eller varerne præsenteres på en måde, der risikerer alvorligt at skade varemærket.
FAKTA: Google ændrer varemærkepolitik for AdWords
I lyset af EU-Domstolens afgørelse i Google AdWords-sagen ændrer Google pr. 14. september 2010 deres AdWords-annonceringspolitik.
Varemærkeindehavere vil herefter ikke længere have mulighed for på forhånd generelt at blokere deres varemærke hos Google og dermed forhindre konkurrenters og andres brug af varemærket som AdWord. Det er vigtigt at bemærke, at ændringen kun gælder Adwords. Det vil derfor fortsat stride mod Googles politik at bruge tredjemands varemærke i selve annonceteksten.
Varemærkeindehaveren har mulighed for at klage over en specifik annonce og få annoncen fjernet, såfremt teksten medfører, at en bruger kan få den opfattelse, at der er en sammenhæng mellem annoncøren og varemærkeindehaveren.
Ændringerne gælder for EU. Dog er reglerne for UK og Irland en anelse anderledes, idet det her i begrænset omfang også er muligt for annoncøren at bruge andre selskabers varemærker i selve annonceteksten.
Varemærkeretlig konsumption:
Parfumefirma havde ikke samtykket til salg af vareprøver inden for EU/EØS
- Sag C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group GmbH mod Simex Trading AG
EU-Domstolen har igen fastslået, at konsumption af varemærkerettigheder kan indtræde på baggrund af varemærkeindehaverens stiltiende samtykke til markedsføring inden for EU/EØS. Om der konkret er givet et stiltiende samtykke, skal vurderes af den nationale ret. I tilfælde hvor varemærkeindehaveren har udleveret vareprøver påført "demonstration" og "ikke til salg" til forhandlere uden for EU/EØS, har varemærkeindehaver dog hverken udtrykkeligt eller stiltiende samtykket til markedsføring af disse varer inden for EU/EØS, og konsumption af varemærkerettighederne er dermed ikke indtrådt.
Af partner Dorte Wahl, advokat Julie Sikker Hansen og advokatfuldmægtig Tanja Højrup Runegaard Thomsen.
Introduktion til sagen
Coty Prestige fremstiller og distribuerer parfumeprodukter under forskellige varemærker, herunder Davidoff, til et net af autoriserede forretninger i hele verden. De autoriserede forretninger får udleveret vareprøver i form af parfumeflakoner til demonstrationsbrug over for kunder.
Ifølge Coty Prestiges standardaftale bevarer Coty Prestige ejendomsretten til "parfumetesterne", der skal tilbageleveres efter anmodning. Endvidere er enhver form for kommerciel udnyttelse af parfumetesterne forbudt.
Simex Trading, der ikke er en del af Coty Prestiges net af autoriserede forretninger, markedsfører bl.a. parfumeprodukter. I den konkrete sag havde Simex Trading solgt Davidoff parfumetestere til en tysk parfumerikæde.
Via parfumetesternes produktionskodetal var det muligt at fastslå, at de pågældende parfumetestere var leveret fra Coty Prestige til en af selskabets autoriserede forretninger i Singapore, der efterfølgende havde solgt de pågældende parfumetestere til Simex Trading. Den første markedsføringshandling i EU/EØS blev således foretaget ved Simex Tradings salg i Tyskland.
De omhandlede parfumetestere var altså originale flakoner, indeholdende den originale parfume. Idet der var tale om parfumetestere, var flakonerne imidlertid ikke forsynet med den originale lukkeanordning, og emballagen adskilte sig fra den originale emballage, bl.a. ved at være påtrykt "demonstration" og "ikke til salg".
Coty Prestige anlagde sag mod Simex Trading med påstand om at undlade at markedsføre de pågældende parfumetestere med henvisning til, at parfumetesterne var markedsført uden for EU, og at Coty Prestige ikke havde samtykket til markedsføringen inden for EU/EØS. Simex Trading påstod frifindelse med henvisning til, at varemærkerettighederne var konsumeret.
Stiltiende samtykke til markedsføring i EU/EØS
Det er som bekendt en forudsætning for, at der indtræder varemærkeretlig konsumption, at hvert enkelt eksemplar af parfumetesterne, som retten påstås at være konsumeret for, er markedsført inden for EU/EØS af indehaveren selv eller med dennes samtykke. Salg direkte til en tredjemand uden for EU/EØS udløser ikke konsumption.
Domstolen bemærkede indledningsvis, at det var ubestridt, at den første markedsføringshandling i EU/EØS af de pågældende parfumetestere blev foretaget ved Simex Tradings salg i Tyskland. Hverken Coty Prestiges oprindelige levering af parfumetesterne til selskabets autoriserede forretning uden for EU/EØS eller Coty Prestiges levering af andre eksemplarer af tilsvarende parfumetestere til selskabets autoriserede forretninger i EU/EØS kan anses for at være en markedsføring i EU/EØS af de pågældende parfumetestere foretaget af Coty Prestige selv. Således kunne der alene være indtrådt konsumption af Coty Prestiges varemærkerettigheder, såfremt Coty Prestige havde givet samtykke, direkte eller indirekte, til markedsføringen af de pågældende parfumetestere i EU/EØS.
Domstolen fastslog, i overensstemmelse med de forenede sager C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, at selv i tilfælde, hvor den første markedsføring af de omhandlede varer inden for EU/EØS foretages af en fysisk eller juridisk person, der ikke har nogen økonomisk forbindelse til varemærkeindehaveren, og uden sidstnævntes udtrykkelige samtykke, kan viljen til at give afkald på eneretten følge af varemærkeindehavers stiltiende samtykke. Det afgørende for, om varemærkeindehaveren har givet et sådant stiltiende samtykke, er, om omstændighederne med sikkerhed viser, at varemærkeindehaveren har givet afkald på sin eneret.
Domstolen udtalte, at følgende omstændigheder, der skal indgå i den nationale domstols vurdering, taler for, at varemærkeindehaveren ikke kan anses for at have givet et stiltiende samtykke til varernes markedsføring og dermed givet afkald på sin eneret:
- Varemærkeindehaveren havde udleveret parfumetesterne til mellemmænd, med hvem varemærkeindehaveren havde indgået bindende kontrakter, hvorefter (i) kunderne kun har mulighed for at prøve varens indhold, (ii) ejendomsretten ikke overdrages, (ii) der er forbud mod salg, og (iii) varemærkeindehaveren til enhver tid kan tilbagekalde varen.
- Varens præsentation adskilte sig tydeligt fra de sædvanlige parfumeflakoner og var påført "demonstration" og "ikke til salg".
Sammenfattende
I situationer, hvor det ikke er varemærkeindehaveren selv eller en part, som er økonomisk forbundet med varemærkeindehaveren, men derimod en tredjemand, som har foretaget de første markedsføringshandlinger i EU/EØS, må den nationale domstol på baggrund af omstændighederne i den konkrete sag afgøre, hvorvidt varemærkeindehaveren har givet samtykke til disse markedsføringshandlinger. Et samtykke kan gives stiltiende, men i tilfælde hvor varemærkeindehaveren til sine forhandlere uden for EU/EØS har udleveret vareprøver påført "demonstration" og "ikke til salg", har han hverken udtrykkeligt eller stiltiende givet samtykke til disse varers markedsføring i EU/EØS.
PATENTRET
Tilbageslag for planerne om en fælles europæisk patentdomstol
EU-Kommissionen har igennem længere tid arbejdet på at etablere en fælles europæisk patentdomstol. Generaladvokaterne konkluderer dog nu i en uofficel udtalelse, at Kommissionens udkast til en aftale på området ikke lever op til EU-traktaterne.
Hovedformålet med en fælles europæisk patentdomstol er at nedbringe virksomhedernes sagsomkostninger samt at skabe en mere ensartet praksis for håndhævelse og ugyldiggørelse af europæiske patenter.
Arbejdet med en fælles europæisk patentdomstol har foreløbig udmøntet sig i et udkast til en aftale om etablering af en fælles europæisk patentdomstol, som Kommissionen har forelagt EU-Domstolen.
I en uofficiel kopi af generaladvokaternes udtalelse af 2. juli 2010 konkluderes det, at det foreliggende udkast ikke er foreneligt med traktaterne, der regulerer den europæiske union.
Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser dette tilbageslag får for kommissionens bestræbelser. Generaladvokaternes udtalelse er endnu ikke officiel, og når den foreligger officielt, vil EU-Domstolen skulle tage stilling i sagen.
Ny dom om beskyttelsesomfanget for patenter på DNA-sekvenser
- Sag C-428/08
EU-Domstolen afsagde den 6. juli 2010 dom i sagen mellem Monsanto og Cefetra m.fl. vedrørende beskyttelsesomfanget for patenter på DNA-sekvenser. Domstolen fandt med henvisning til artikel 9 i Biotek-direktivet, at beskyttelsen for gensekvenser alene kan udstrækkes til materiale, hvor det pågældende genetiske materiale rent faktisk udøver sin funktion på tidspunktet for den mulige krænkelse.
Af partner Nicolai Lindgreen og advokat Michael Pitzner-Bruun
Dommen medfører, at det vil blive sværere for ejerne af patenter på genetisk modificeret materiale, som eksempelvis afgrøder at håndhæve deres patenter i EU, når afgrøderne allerede er forarbejdet ved importen. Betydningen af dette er formentlig ikke signifikant, hvis det er muligt at opnå patentbeskyttelse i de lande, hvor afgrøderne dyrkes. Så undgår man som Monsanto at befinde sig i en situation, hvor man skal forlade sig på beskyttelse i de lande, hvortil afgrøderne efterfølgende importeres.
Domstolen lægger i sin dom stor vægt på termen "udøve sin funktion" i artikel 9, men giver ikke yderligere retningslinjer for, hvordan denne term skal forstås. Det er således ikke klart, om funktionen er DNA'ens produktion af specifikke proteiner, eller om funktionen er den angivne brug af proteiner, der er kodet af DNA'en. En afklaring heraf ville have været hensigtsmæssig. Der er således fortsat usikkerhed forbundet med beskyttelsesomfanget for DNA-patenter og fortolkningen af artikel 9 i Biotek-direktivet.
Baggrunden for sagen
Monsanto er indehaver af et europæisk patent på en DNA-sekvens, som, når den indsættes i en sojaplantes DNA, gør planten resistent over for ukrudtsmidlet "Roundup".
I den konkrete sag importerede de sagsøgte sojamel produceret på baggrund af genetisk modificerede sojaplanter. Produktionen af sojabønner/sojamel foregik i Argentina, hvor de genetisk modificerede sojaplanter i modsætning til i EPC-landene ikke er beskyttede.
Den importerede sojamel blev stoppet i tolden i Amsterdam, og Monsanto anlagde sag mod Cefetra m.fl. for patentkrænkelse ved de hollandske domstole, der efterfølgende forelagde en række præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 9 i Biotek-direktivet. EU-Domstolen blev bl.a. spurgt om, hvorvidt artikel 9 i Biotek-direktivet skal fortolkes således, at beskyttelsen kan påberåbes i en situation, hvor DNA-sekvensen indgår i det sojamel, der blev importeret til EU og ikke udøver sin funktion på tidspunktet for den hævdede krænkelse. Men DNA-sekvensen har imidlertid tidligere udøvet sin funktion i sojaplanten og kan muligvis igen udøve sin funktion, efter at være blevet isoleret fra sojamelet og indsat i en organismes celle.
FAKTA: Artikel 9 i Biotek-direktivet
"Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på et produkt, som indeholder eller består af genetisk information, omfatter ethvert materiale, hvori produktet indgår, og hvori den genetiske information er indeholdt og udøver sin funktion."
Afgørelsen
EU-Domstolens dom er konkret begrundet i sagens faktiske omstændigheder.
EU-Domstolen anfører, at beskyttelse efter artikel 9 er udelukket, når den genetiske information er ophørt med at udøve den funktion, som den havde i det oprindelige materiale, der ligger til grund for det materiale, der nu er genstand for tvisten. Domstolen anfører også, at en beskyttelse, med henvisning til, at den genetiske information på et tidligere tidspunkt har udøvet sin funktion eller på et senere tidspunkt på ny vil kunne udøve sin funktion i et andet materiale, ville fratage artikel 9 i direktivet dens effektive virkning, da en af de to situationer altid vil foreligge.
EU-Domstolen henviser i sin dom også til betragtning 23 til Biotek-direktivet, hvoraf det fremgår, at en DNA-sekvens uden angivelse af funktion ikke indeholder nogen teknisk oplysning og derfor ikke kan udgøre en patenterbar opfindelse. Direktivet, der betinger patenterbarhed af en DNA-sekvens af, at det oplyses, hvilken funktion DNA-sekvensen skal sikre, kan ikke anses for at give nogen form for beskyttelse til en patenteret DNA-sekvens, der ikke kan udøve den specifikke funktion, den er patenteret for. En fortolkning, hvorefter en patenteret DNA-sekvens i sig selv vil være omfattet af en absolut beskyttelse, uanset om sekvensen udøver sin funktion eller ej, ville reelt udstrække beskyttelse til også at omfatte det materiale, som den er del af, hvilket ville gøre artikel 9 overflødig.
EU-Domstolen fandt også, at artikel 9 forhindrede national patentret i at tilkende produktet - i dette tilfælde sekvensen - en fuldstændig beskyttelse, uanset om produktet uøvede sin funktion i det materiale, hvori det var indeholdt, eller ej. Harmoniseringen, der blev foretaget ved artikel 9, anså Domstolen for udtømmende.